STJ mantém a marca "Chiquititas" com empresa de cosméticos

O Superior Tribu

O Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a marca “Chiquititas” não goza da regra da imprescritibilidade. Essa regra determina que a marca deve ter reconhecimento notório para que não seja alvo de ações que busquem a anulação de registros indevidos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O Caso

A emissora SBT e a empresa SS Comércio e Produtos de Higiene Pessoal ajuizaram ação contra outra empresa de cosméticos. O SBT é detentor dos direitos autorais da novela “Chiquititas”, e a SS Comércio e Produtos de Higiene Pessoal é licenciada para uso da imagem e do título da novela.

No Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), a emissora e a empresa licenciada obtiveram decisão favorável.

No STJ

Em seu voto, a relatora, ministra Nancy Andrighi, cita a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e afirma que a norma somente tem aplicação “quando se tratar de invalidação de registro de marca que (i) constitua reprodução ou imitação de outra notoriamente conhecida; (ii) sirva para identificar produto idêntico ou similar; e (iii) seja suscetível de causar confusão no público consumidor”.

A ministra ainda registra que a regra da CUP não conflita com as disposições da Lei de Propriedade Industrial, que determina que a ação para a declaração de nulidade de registro da marca prescreve em cinco anos, contados da data de sua concessão.

“Portanto (...) a fim de se reconhecer a imprescritibilidade da pretensão anulatória, deverá se verificar, além da caracterização da má-fé na obtenção do registro, a existência prévia de uma marca notoriamente conhecida – registrada em outro país – utilizada para identificar produtos idênticos ou similares”, afirma a relatora.

Para Nancy Andrighi, o SBT e a SS Comércio e Produtos de Higiene Pessoal não são titulares de registro concedido no exterior de marca utilizada para identificar produtos idênticos ou similares aos assinalados pela marca da outra empresa de cosméticos.

A relatora destaca que a causa de pedir da ação é o uso não autorizado de expressão utilizada como título da novela infantil “Chiquititas”. E isso já é suficiente para que não se aplique a regra da imprescritibilidade da pretensão anulatória.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial estabelece a proibição de registro, como marca, de obra artística ou de títulos que estejam protegidos por direito autoral quando suscetíveis de causar confusão ou associação indevida e não houver consentimento do respectivo autor. No entanto, esse direito deve ser exercido antes do prazo prescricional de cinco anos previsto na legislação especial, o que não ocorreu no caso.